‘BURN’은 ‘불태우다’ ‘화끈거리다’는 뜻의 영어단어입니다. 이런 영어단어도 법적 권리 보호를 받는 상표가 될 수 있을까요?
‘BURN’이 강한 인상을 줘 식별력이 높아 상표권 보호 대상이 된다는 판결이 나왔습니다(대법원 2023. 9. 21. 선고 2023도352 판결).
대법원 1부는 상표법 위반 혐의로 기소된 A씨에게 무죄를 선고한 원심을 깨고 사건을 창원지법으로 돌려보냈다고 지난 13일 밝혔습니다.
A씨는 2020년 2월 말부터 2021년 8월까지 경상남도 창원시에서 ‘번피트니스’라는 이름의 헬스장을 운영하면서 업소와 홈페이지, 인스타그램 등에 ‘BURN’을 그림화한 표장(사용상표1)과 ‘BURN FITNESS’ 표기가 적힌 상표(사용상표2)를 사용했습니다.
그런데 ‘BURN FITNESS’라는 상표는 이미 2020년 2월 다른 피트니스 업체가 등록을 마친 상태였습니다. 충청남도 천안시에 이미 ‘BURN FITNESS’라는 헬스장이 있었던 겁니다.
왼쪽부터 이 사건 등록상표, 사용상표1, 사용상표2
결국 A씨는 상표법 위반 혐의로 법정에 서게 됩니다. 타인이 정당하게 등록된 상표권을 침해했다는 건데요. 그리고 진행된 1심과 2심에서 A씨에서 모두 무죄를 선고받습니다.
1심과 2심 법원은 A씨가 사용한 ‘BURN’ 표장이 등록상표인 ‘BURN FITNESS’와는 충분히 구분된다고 판단했습니다. 일반 수요자가 상품 출처에 관해 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 본 건데요. 아울러 “각 업소의 위치가 지역적으로 멀어 A씨가 부당한 이익을 얻을 목적을 가졌다고 보기 어렵다”고 설명했습니다.
하급심 법원은 “BURN이라는 단어에는 ‘심한 운동으로 인해 화끈거리는 느낌’을 표현하는 의미가 포함돼 있다”며 “등록상표만으로 이 단어를 일절 사용할 수 없다고 해석할 수 없다”고 판시했습니다. 또한 A씨가 상거래 관행에 따라 자신이 운영하는 헬스장의 상호인 ‘번피트니스’를 영문으로 표기했을 뿐이라며 번피트니스 영문 표기가 이 사건 등록상표권의 효력이 미칠 수는 없다고 봤습니다.
◇대법 “상표 핵심 부분 동일…소비자 오인 우려”
판결은 대법원에서 뒤집혔습니다. 대법원은 두 헬스클럽 상표의 핵심 부분(요부)이 ‘BURN’으로 사실상 동일하다며 상표권 침해 판단을 내렸습니다.
요부란 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립해 상품의 출처표시 기능을 수행하는 부분을 말합니다. 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이뤄진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이지만 상표 중에서 ‘요부’가 있는 경우 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비∙판단합니다.
대법원은 앞서 상표의 구성 부분이 요부인지에 대해 △그 부분이 저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지 △전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 △다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준 △다른 구성 부분과 결합상태와 정도 △지정상품과의 관계 △거래실정 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다고 밝힌 바 있습니다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등).
대법원은 이번 사건에서 “BURN과 FITNESS가 띄어쓰기로 구분돼 있다”면서 “FITNESS에는 식별력이 없지만 BURN은 상대적으로 강한 인상을 주고 전체 상표에서 차지하는 비중도 작지 않다”고 설명했습니다.
BURN에 ‘운동을 통해 체지방 또는 칼로리, 스트레스 등을 태우다’라는 사전적 의미가 있다고 볼 수 있지만 이것이 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시가 아니므로 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 경우에 해당한다고 보긴 어렵다는 판단입니다.
또한 사용상표와 등록상표가 글자체 및 도안화의 정도에 다소 차이가 있지만 외관이 유사하고 같은 발음으로 불려 관념이 동일하다고 봤습니다.
대법원은 “양 상표를 동일·유사한 지정상품에 함께 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관해 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다”며 유죄 취지로 사건을 파기환송했습니다.
상표법
제1조(목적) 이 법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다.
제230조(침해죄) 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.
◇상표권 침해의 요건
상표란 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장을 말하는데요. 상표법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모해 산업발전에 이바지하고자 제정됐습니다.
상표법 위반 사건은 보통 상표권 침해 사건을 말하는데요. 대법원은 △상표의 유사성 △상품의 유사성 △상표적 사용 등을 기준으로 상표권 침해 여부를 판단한 바 있습니다.
대법원은 이중 상표의 유사 여부에 대해서는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적으로 관찰해 상품의 출처에 관해 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지에 따라 판단해야 한다고 판시했습니다(대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후3415 판결 등).
다만 “서로 다른 부분이 있더라도 어느 하나가 유사해 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 봐야 하고 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다”고 봤습니다.
상품의 유사성 역시 두 상품이 완전히 똑같지 않더라도 사회통념상 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 정도로 유사한 경우여야 한다고 봤습니다.
상표법상 상표의 사용에 대해서는 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위 등을 의미한다고 설명했습니다(대법원 2022. 3. 17. 선고 2021도2180 판결).
그러나 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우여도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등은 등록상표의 권리범위에 속하지 않습니다. 아울러 상품의 용도를 표시하기 위한 사용, 규격 표시로서 사용한 경우 등도 상표적 사용에 해당하지 않습니다(대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후2027 판결).
글: 법률N미디어 인턴 이성현
감수: 법률N미디어 엄성원 에디터
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